Проблема нарушения прав на товарный знак при заключении лицензионного соглашения

Создано: пн, 06/05/2017 - 16:34
Author: root
Сова Василий Вячеславович

Гражданский кодекс Российской Федерации включает в число объектов гражданского права не только традиционные и понятные для большинства населения страны вещи, деньги, ценные бумаги, но и охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые также называются интеллектуальной собственностью (статья 128 ГК РФ).

Для многих из тех, кто знаком с природой интеллектуальной собственности и на практике сталкивался с осознанным использованием интеллектуальной собственности в своей деятельности, ее преимущества неоспоримы. В первую очередь это связано с тем, что интеллектуальная собственность представляет собой узаконенную монополию. То есть интеллектуальную собственность на законном основании может использовать лишь ограниченный круг лиц, к которым относятся те, кто обладает исключительным правом на интеллектуальную собственность и те, кому обладатели исключительного права разрешают использовать интеллектуальную собственность.

Однако для остальных такое явление, как интеллектуальная собственность, представляется чем-то малопонятным. Это подтверждается проведенными опросами. Так, например, проведенный департаментом патентования Urvista опрос 520 респондентов, у которых уже есть малые и средние компании, зарегистрированные в Москве и Подмосковье, показал, что 57% предпринимателей, открывая бизнес, не знают о возможности регистрации товарного знака, еще 23% не понимают преимуществ, которые они получают, проделывая эту процедуру.

Глава департамента патентования Urvista Светлана Фатхудинова обращает внимание на то, что подобный подход может иметь весьма негативные последствия. По ее словам, «предприниматели обычно заказывают у дизайнеров разработку фирменной атрибутики, не пытаясь узнать, кто уже зарегистрировал исключительные права на нее, а потому, когда правообладатель предъявляет к ним обоснованные претензии, оказываются к этому совершенно не готовы. Фактически отсутствие элементарной правовой грамотности приводит к тому, что у них возникают проблемы, которые порой дорого обходятся».

Современная судебная практика подтверждает эти слова. Так, например, приобрело известность дело № А45-9331/2016, в рамках которого Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с ООО «Рич Фэмили» в пользу Outfit7 Limited 4 912 600 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 1111340. Данная компенсация называется одной из самых больших выплат подобного рода. Примечательно, что ранее в том же 2016 году ООО «Рич Фэмили» уже предъявлялся иск о защите прав на товарные знак, но стороны заключили мировое соглашение, по которому ООО «Рич Фэмили» обязался выплатить компенсацию в размере 2 600 000 руб. (дело № А45-30/2016).

Несмотря на то, что подобные компенсации являются скорее исключением, чем правилом, это не снижает риск предъявления подобных требований. К тому же, отдельные правообладатели проявляют заметную активность в своей борьбе с незаконным использованием их интеллектуальной собственности, что также не остается без внимания.

Чтобы свести к минимуму данные риски, необходимо получить у правообладателя разрешение на использование товарного знака. Данное разрешение может быть получено путем заключения лицензионного договора. Однако неправильное составление лицензионного договора не снимает риск нарушения прав на товарные знаки, в связи с чем необходимо с осторожностью подходить к его составлению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 и пунктом 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Исходя из данного определения, в лицензионном договоре с точки зрения соблюдения интеллектуальных прав необходимо, в первую очередь, обращать внимание на следующее.

Во-первых, в соответствии с пунктом 6 статьи 1235 и пунктом 1.1 статьи 1489 ГК РФ в предмете лицензионного договора должен быть указан «результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)». Пункт 1.1 статьи 1489 ГК РФ дополняет данные требования, устанавливая, что в лицензионном договоре должен содержаться «перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака». Таким образом, если правообладатель желает предоставить право использование на объекты интеллектуальной собственности третьим лицам (в лицензионном договоре они называются лицензиатами), данные объекты должны быть прямо перечислены в лицензионном договоре, при этом положения лицензионного договора не должны иметь двоякое толкование, поскольку в соответствии с абзацем 2 статьи 1235 ГК РФ право использования объекта интеллектуальной собственности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При этом на практике гражданское законодательство допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков иных охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Так, например, пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ прямо установлено, что при определенных условиях произведения литературы, науки или искусства, цитаты или персонажи из таких произведений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. В настоящее время в качестве отдельных товарных знаков зарегистрированы, например, персонажи мультипликационного сериала «Смешарики» и Человек-паук. Подобная практика лишь осложняет заключение лицензионного договора.

Может сложиться ситуация, когда лицо, которому принадлежит исключительное право и на произведение литературы, науки или искусства со всеми его составляющими, и на товарный знак, пожелает заключить лицензионное соглашение только в отношении произведения, но при этом, ни при каких условиях не захочет включать в лицензионное соглашение слова про товарный знак. Причины подобного подхода могут быть самыми разными, например, правообладатель не хочет регистрировать предоставление права использование товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), как того требует статья 1490 ГК РФ, и тратить на это время, силы и средства.

В этом случае, с одной стороны, лицензиат, т.е. лицо, которому предоставлено право пользования объектами интеллектуальной собственности может использовать только произведение, но не товарный знак. С другой стороны, используя произведение или его отдельные элементы, лицензиат фактически будет использовать и товарный знак тоже, поскольку у них одна и та же основа. Таким образом, он сам дает правообладателю возможность подать на него в суд за нарушение прав на товарный знак. И наличие у лицензиата заключенного с правообладателем лицензионного договора о предоставлении права использования произведения от такого иска не спасет и не защитит. Проблема заключается в том, что произведение литературы, науки или искусства и товарный знак являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми юридически независимо друг от друга.

На подобные случаи стороны могут включить в текст лицензионного договора условие о том, что правообладатель не имеет каких-либо претензий к лицензиату об использовании товарных знаков, права на которые принадлежат правообладателю. Однако ГК РФ не признает подобных отказов (пункт 2 статьи 9), за исключением строго оговоренных в законе случаев, к которым рассматриваемый выше не относится. Таким образом, включение описанного выше условия в лицензионный договор ничего не изменит.

Вторая проблема, которая может осложнить исполнение лицензионного договора, заключается в тех пределах использования товарных знаков, которые закрепляются в лицензионном договоре. В соответствии с законодательством такими пределами являются:

  • территория, на которой лицензиату разрешается использовать товарный знак;
  • срок, в течение которого лицензиату разрешается использовать товарный знак;
  • способы, которыми лицензиату разрешается использовать товарный знак.

К формулированию данных пределов необходимо подходить с тем же вниманием, что и к предмету лицензионного договора. Это связано с тем, что, согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, лицензиат может использовать объекты интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Выход лицензиата за данные приделы будет считаться нарушением.

Если лицензионным договором, например, установлено, что лицензиат вправе использовать товарный знак на территории Москвы и Московской области, то его использование лицензиатом на территории, например, Дальнего Востока будет считаться нарушением прав на товарный знак.

Если лицензионным договором, например, установлено, что лицензиат вправе использовать товарный знак в течение 4 лет после заключения договора, то продолжение использование лицензиатом данного товарного знака в дальнейшем также будет считаться нарушением прав на товарный знак.

Если лицензионным договором, например, установлено, что лицензиат вправе хранить, рекламировать и предлагать к продаже товары с использованием товарного знака, то продажа товаров с использованием данного товарного знака будет считаться нарушением прав на товарный знак.

Именно по этой причине данные условия должны формулироваться четко и однозначно, при этом учитывая особенности деятельности лицензиата (направления его деятельности и территорию, на которой лицензиат свою деятельность осуществляет). Однако, на практике встречаются случаи, когда условия лицензионного договора нельзя истолковать однозначно. Так, например, на практике имели место случаи, когда согласно лицензионному договору, право использования товарного знака предоставляется на срок, в качестве даты окончания которого установлен день и месяц, но не год, а для определения территории, на которой лицензиату разрешается использовать товарный знак, приведена цветная карта города, на которой красным маркером была выделена часть города, на которой допускалось использование товарного знака, при этом не было ни одного названия улиц, а также отсутствовали особенности рельефа местности, позволившие бы определить, какая именно часть города изображена на карте. Подобный подход ведет к неоднозначному толкованию положений лицензионного договора и, как следствие, к возможному нарушению его положений и судебным спорам.

Третья проблема проистекает из пункта 2 статьи 1489 ГК РФ, согласно которому лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Правообладатель, в свою очередь, может осуществлять контроль за соблюдением данного условия.

На практике, лицензиат, по тем или иным причинам, может нарушать данное требование, изготавливая товары ненадлежащего качества. Это подрывает репутацию правообладателя, создавая впечатление о нем, как о недобросовестном производителе. Как следствие, правообладатель несет убытки, которые он может перенести на лицензиата, если причиной убытков стали его виновные действия.

Необходимо также помнить, что ГК РФ предоставляет правообладателю возможность привлечь лицензиата к ответственности и за остальные перечисленные выше нарушения условий лицензионного договора. Так, в соответствии со статьей 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать:

  • изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак.
  • возмещения понесенных убытков.
  • выплаты компенсации вместо возмещения убытков в размере от 10 000 до 500 0000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Обращает на себя внимание тот факт, что в случае выплаты компенсации в размере от 10 000 до 500 0000 рублей правообладатель даже не обязан аргументировать или как-то обосновывать размер компенсации. Он устанавливает правообладателем в указанных пределах в соответствии с личными представлениями правообладателя.

 

Сова Василий Вячеславович, к.ю.н., руководитель департамента по интеллектуальной собственности ООО «Легикон-Право»

 

 Больше половины предпринимателей не знают о возможности регистрации товарного знака.  https://pravo.ru/news/view/135839/.

 Правообладатель «Свинки Пеппы» подал в российские суды свыше 200 исков. https://pravo.ru/news/view/137585/.

 Сова В.В. Договором предусмотрено иное? // Правовой партнер, 2013, № 2. С. 24-27.  http://pravovoy.com/uploads/pravovoy_partner_2.pdf.